闻名商标与企业名称的权力冲突

　　注册商标权与企业名称权是两类平行的知识产权概念，并不发生冲突。但当商标在经营范畴中取得知名度后，他人将商标名称登记在企业名称中并突出使用，且使社会公众对商品和服务的起源发生混杂时，这样的行动即构成商标侵权及不正当竞争。本文将联合案例介绍当前司法实践和工商行政管理实务各自对此类“搭便车”行动的规制办法。

　　【案例介绍】

　　原告星源公司是一家在美国注册成立的公司，以公司经营和特许经营方法在全世界规模从事咖啡零售业务。原告将“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS”文字及图形标识分离于1996年和1997年在第42类(提供食物和饮料服务;临时住宿)和第30类(咖啡、茶、面包、调味佐料等)在进行了商标注册。原告又于2000年2月将“星巴克”文字标识在第42类、30类进行了商标注册。

　　1999年，原告在大陆内一家星巴克连锁店在深圳开业，并开端在宣扬材质中使用上述文字图形标识。被告深圳星巴克咖啡馆有限公司于1999年10月20日获得企业名称预先核准，并于2000年3月9日成立。被告随后在其经营场合及经营运动中除使用了企业名称外，还使用了“深圳星巴克咖啡馆有限公司”文字与三颗五角星共同构成的绿色圆形标识、“星巴克特点咖啡Starbuck Coffee”文字标识等各类标识。

　　原告称，被告在知道上述商标具有极高闻名度的情形下，仍将“星巴克”商标作为企业名称中的字号，并将该字号突出使用在其咖啡馆内的多种物品上，其行动具有显著搭便车的故意，足以引起相干公众误以为被告与作为“STARBUCKS”商标权人的原告存在某种接洽或误会为同一市场主体，使他人对商品和服务的起源发生混杂，构成对原告上述商标权力的损害，也构成不正当竞争行动。故诉请：1.确认星源公司注册的“STARBUCKS”等6个商标为闻名商标;2.判令被告立即结束侵占上述注册商标专用权和对原告的不正当竞争;3.确认被告在企业名称中使用“星巴克”字样构成对原告“星巴克”闻名商标的侵权;4.判令被告结束使用所有与“STARBUCKS”等6个商标雷同或近似的图形、标识，并结束使用含有“星巴克”字样的企业名称;5.没收和烧毁被告现有的侵权物品;6.判令被告公开向原告赔礼报歉、打消影响，在《解放日报》、《新民晚报》上刊登致歉声明;7.判令被告赔偿原告经济丧失人民币50万元;8.判令被告支付原告合理支出费用和律师费共计人民币56万元。

　　【裁判】

　　法院以为：原告注册的商标无论使用还是权力取得的时光，均早于被告。被告明知其对“星巴克”文字不享有合法民事权益，却将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记，具有显著的主观恶意。被告使用的“Starbucks”英文文字、“咖啡杯”图案与原告的注册商标近似，且使用规模与原告商标核定的使用规模雷同，因此被告的行动构成商标侵权及不正当竞争。

　　法院据此判决：

　　一、被告结束侵占原告星源公司享有的“STARBUCKS”、“星巴克”闻名商标(均为第42类)专用权;结束侵占原告星源公司享有的“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标和“STARBUCKS”文字及图形商标专用权。

　　二、被告结束对原告的不正当竞争行动。

　　三、被告应于本判决生效之日起三十日内变革企业名称，变革后的企业名称中不得包括“星巴克”文字。

　　四、被告应于本判决生效之日起十日内赔偿原告经济丧失人民币500,000元。

　　五、被告应于本判决生效之日起三十日内，在《新民晚报》上刊登声明，向原告赔礼报歉，打消影响(内容需经本院审核)。

　　六、对原告的其余诉讼恳求不予支撑。

　　一审讯决后，被告提出上诉。二审讯决驳回上诉，维持原判。

　　【评析】

　　一、本案涉及的争议焦点：

　　1、闻名商标的认定

　　过去我国在闻名商标的认定上重要是单一的行政认定体制，具体是由工商行政管理部门对闻名商标进行认定。2001年、2002年更高院先后出台了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件实用法律若干问题的解释》、《关于审理商标民事纠纷案件实用法律若干问题的解释》，确立了法院可以在个案中对闻名商标进行认定的原则。

　　法院认定闻名商标必需是在注册商标须要跨类掩护时才予以认定。如果商标权人基于普通商标专用权可以得到掩护的，则法院无需认定。换言之，只有当其它类别的权力影响到了注册商标的权力且构成不正当竞争时，法院才有认定的必要。

　　另外当事人不能将认定闻名商标作为一项诉讼恳求提出，而只能将是否为闻名商标作为一个事实向法院提出，由法院来进行确认。所以在本案中，判决主文里对涉案商标是否为闻名商标并不论述，只在事实部分进行确认。

　　因本案属于跨类掩护，所以须要对商标是否为闻名商标进行认定。法院最终依据商标法规定，认定原告的商标为闻名商标。

　　2、是否构成侵权及不正当竞争

　　(1)被告将“星巴克”登记为企业字号是否具有主观恶意

　　本案中原告商标注册在前，被告名称登记在后，且被告是原告的同业经营者，应该知道原告商标的知名度。另外2003年8月1日《解放日报》曾报道，深圳星巴克总经理茆先生在接受该报采访时承认，因感到美国星巴克公司开了4,000多家店、“星巴克”牌子好，为此在深圳对“星巴克”进行了抢注。可见，被告登记其企业名称前已知晓“STARBUCKS”或“星巴克”商标。然而庭审中，被告对其企业名称的注册却作了另外的解释：该公司董事长观看了影片《狮子王》后，非常喜爱影片中的主人公辛巴，并对辛巴坐在繁星密布的夜空下的气象印象深入，就此萌生创意，遂将“辛巴”改为“星巴”，兼之斟酌到做生意要抑制对手，故加“克”字组合成“星巴克”文字。被告的创意解释显然十分牵强，难以令人相信被告对“星巴克”文字的使用只是出于创意上的偶合，同时也与其先前自认“抢注”的陈说发生矛盾，故法院认定被告将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记具有主观恶意。

　　(2)被告在经营进程中使用相干文字标识的行动存在不正当性：

　　A、被告对“星巴克”文字存在突出使用的情形。虽然“星巴克”是被告企业名称的组成部分，但被告在明知“星巴克”商标的情形，对其进行突出使用，“搭便车”的故意十分显著，构成不正当竞争;

　　B、被告使用“Starbuck”具有显著故意。“星巴克”三字作为被告企业名称，被告对其使用尚有必定合理性。但被告使用“Starbuck”标识显然具有主观故意，侵占了原告的商标权;

　　C、此外被告还使用了“深圳星巴克咖啡馆”文字及两颗五角星的绿色圆形图形标识、“星巴克咖啡馆”文字标识、“星巴克特点咖啡Starbuck Coffee”文字标识、“星巴克特点”文字标识等。这些标识均与原告的注册商标构成了近似，且利用范畴亦雷同，构成商标侵权。

　　3、关于赔偿数额

　　《商标法》第五十六条一、二款规定：“侵占商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的好处，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的丧失，包含被侵权人为禁止侵权行动所支付的合理开支。侵权人因侵权所得好处，或者被侵权人因被侵权所受丧失难以肯定的，由人民法院依据侵权行动的情节判决给予50万元以下的赔偿。”《反不正当竞争法》第二十条一款规定：“经营者违背本法规定，给被损害的经营者造成侵害的，应该承担侵害赔偿责任，被损害的经营者的丧失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应该承担被损害的经营者因调查该经营者损害其合法权益的不正当竞争行动所支付的合理费用。”

　　本案中原告主意的利润丧失系按侵权人(即被告)的利润所得计算的，不过最终并未获得法院的支撑。目前司法实践中法院对于被侵权人的丧失数额和侵权人获得的好处数额均很少认定，而是依据具体案情酌定赔偿金额。此类案件深圳地域司法实践的赔偿金额一般不超过50万元，且已包括了律师费、公证费等实现债权的费用。

　　二、法院判决的执行

　　本案中法院判决被告应在30日内变革企业名称，后被告到期未自动实行该项任务，该案即进入执行阶段。在执行进程中，对于企业名称的变革，不仅要求被执行人亲自到工商部门办理更名手续，而且选择新的企业名称，除须要被执行人确认外，还须经工商部门重新审核后方能同意。同时，企业名称变革还涉及到税务、消防、卫生等方方面面，手续繁杂，没有被执行人的自动配合，法院也不能直接替代被执行人强制实行变革手续。最后执行法官采用冻结、扣划被执行人名下的银行帐户等强制办法，对被执行人施加压力，才使被执行人自动向工商部门办理了企业名称的变革手续。

　　由此引申的问题是，如被告不自动实行该项判决任务时，工商部门如何配合法院的执行部门处置名称变革事宜，目前尚无规定。据悉，近期更高院将会同国度工商总局共同发文，此类问题可望得到解决。

　　三、相似的境外案例

　　2007年1月12日，韩国大法院对星巴克公司诉韩国Elpraya公司损害“星巴克”商标权一案作出终审讯决，决议维持二审讯决，认定两家企业的商标从名称到外观均不雷同，Elpraya公司不存在侵权行动。

　　这一事件要追溯到三年前。2003年12月，星巴克公司向韩国专利裁判院提出申诉，称Elpraya公司使用的starpreya商标名称及图案与“星巴克”(starbucks)商标非常接近，Elpraya公司意在借用“星巴克”的知名度进行不当竞争，要求撤消该公司的商标注册。这一要求遭到谢绝，星巴克公司随即向专利法院提起诉讼。

　　2005年3月，韩国专利法院作出二审讯决，以为两个商标名称中的“star”只是一般用词，不足以作为区别于其他商标的要害部分;星巴克商标中用的是美人鱼图案，而starpreya商标中用的是女神的右侧脸部图案，两个商标显著不同。因而法院认定Elpraya公司不存在侵权行动，驳回了原告的起诉。星巴克公司继而向大法院提出上诉。

　　大法院经审理以为，依据星巴克公司在韩国使用starbucks商标进行经营运动的时光，刊登广告的方式、次数等情形，到starpreya商标注册之前，不能确认星巴克在韩国已成为知名商标。两个商标虽然均是以绿色为主色的圆型，文字和图案地位雷同，但内容有显著差别，不能认定是类似商标。大法院最终裁定维持二审讯决，星巴克公司败诉。

　　在韩国审理的这起案件几乎与深圳星巴克案件同时审理，且案情近似，不过判决成果却大相径庭。当然各国司法制度各异，且每起案件根据的事实都不同，所以不能进行简略对照。

　　四、闻名商标与企业名称权力冲突时的行政接济程序

　　当呈现闻名商标权与企业名称权呈现冲突时，商标权人除通过司法道路主意权力外，还可向工商行政管理部门申请要求处置企业名称争议。2006年12月5日，深圳市工商行政管理局宣布了《企业名称争议处置暂行措施》(以下简称“措施”)。《措施》规定，申请人以为已经登记注册的企业名称在使用进程中，以突出使用字号或其他方法与申请人的名称或闻名商标、深圳市有名商标等高知名度商标构成混杂，致使公众对商品或者服务的起源发生误会，或者侵害申请人合法权益，可以向企业名称争议处置机关申请处置企业名称争议。

　　1、申请的受理机关

　　《措施》规定，深圳市工商行政管理局和区县工商分局负责各自核准的企业名称争议的处置工作。

　　2、申请需提交的材质

　　申请人需提交申请书、申请人身份证明和证明侵权的材质。证明侵权的材质一般包含：

　　(1)证明申请人的字号或者商标具有较高知名度或者名誉的材质;

　　(2)证明被申请人在使用其名称进程中，以突出使用字号或其他方法与申请人名称或高知名度商标构成混杂，致使公众对商品或服务的起源发生误会的材质;

　　(3)证明申请人的合法权益因此受到侵害的材质。

　　3、处置决议的作出

　　工商机关一般应在受理申请之日起6个月内作出处置决议：

　　(1)驳回申请;

　　(2)维持被申请人的企业名称并责令被申请人规范使用企业名称的;

　　此类情形是指被申请人突出使用字号等不规范行动与申请人商标虽已构成混杂，但只要恢复对企业名称的规范使用即可打消公众误会或侵害的，此时无需作出企业名称变革的决议。

　　(3)责令被申请人办理企业名称变革登记。

　　4、不服处置决议的接济办法

　　(1)当事人对处置决议不服的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼。

　　(2)申请人如对处置决议不认可的，除采取上述一种接济方法外，还可直接以商标侵权或不正当竞争为由向法院提起民事诉讼。

　　当然，如工商部门在处置决议中作出了对申请人不利的决议，法院在民事裁判中却又支撑了申请的诉请，即当行政决议与司法判决不一致时，法院的生效法律文书能否在工商部门得到顺利执行，目前尚无规定。

　　5、处置决议的执行

　　当工商机关作出责令被申请人限期办理企业名称变革登记的决议后，被申请人如拒不办理的，工商机关有权按以下方法处置：

　　(1)扣缴被申请人的营业执照，加盖“该企业名称已责令限期变革”章;

　　(2)被申请人或其分支机构以原名称向登记机关申请办理名称变革以外的其他工商登记的，登记机关不予受理;

　　(3)被申请人申报企业年检的，登记机关不予加盖年检戳记。

　　【结语】

　　当呈现闻名商标与企业名称权力冲突时，商标权人可以选择采取民事司法接济和行政接济两种模式。行政接济程序的长处在于执行的便捷，但不能处置民事赔偿，而民事司法接济程序却可以在判决更名的同时审理民事赔偿。

　　对闻名商标权人而言，毕竟是采取民事司法程序还是采取行政程序接济自己的权力更为有利呢，殊无定论。笔者以为，应依据具体案情综合评估再行决议接济程序的选择和采取次序。

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